“”战略下的知识产权保护问题

“”战略下的知识产权保护问题

北京中伦（武汉）律师事务所  王婧

摘要：“”战略构想提出后，越来越多的中国企业开始以各种方式走向国际化。一直以来，对中国企业以国际贸易、劳务输出、资本输出等方式走出去的相关法律研究并不鲜见，然而却少有探究以知识产权为依托而走出去所涉及的法律问题。本文拟通过介绍中国车企在“走出去”过程中面临的知识产权的权属问题、知识产权的使用问题以及知识产权的保护问题等三个方面，以期对“”战略构想下的知识产权保护策略有所启示。

关键词：   知识产权   法律保护

在“”战略的引领下，中国企业参与国际化竞争已成为不可避免的现实。在中国企业国际化的过程中，越来越多的企业开始将知识产权作为实现国际化目标的重要手段。对于一些大型企业尤其是享有知名品牌的企业而言，知识产权的输出俨然已成为企业不断进行对外直接投资的动力和源泉。但是知识产权走出去并不是一条坦途，其中同样充满了问题与风险。

一． 关于非自主知识产权对实施走出去战略的影响

以知识产权作为走出国门、拓展市场的重要手段，中国企业考虑的首要问题当属拟许可或转让的知识产权的权属问题。该问题对于处于国际化进程加剧的中国汽车企业尤其重要，因为汽车制造企业在东道国无论是组装、制造相关整车产品及其零部件，还是促销、分销相关产品及零部件，无不涉及知识产权的权属问题。然而，由于历史的原因，许多中国汽车制造企业享有的与技术相关的知识产权大部分是上世纪九十年代从西方发达国家引进的，而且时至今日技术引进的趋势未见减弱。对于这些大部分技术是靠早期吸收消化他国技术而形成的企业来说，明确知识产权的权属问题更是重中之重。

根据企业自身是否拥有完全的所有权，知识产权的权利属性可以简单地分为自主知识产权及非自主知识产权两种。

非自主知识产权是指企业虽不享有所有权，但有权使用的知识产权。主要有两种表现形式：（1）许可使用。许多中国汽车制造企业的知识产权（特别是相关核心技术）来源于其合作方或该中国企业的外方股东公司的许可使用，若中国企业欲使用该部分知识产权必须首先得到知识产权所有人的授权许可；（2）共同拥有。虽然现在中国汽车合资企业的许多知识产权为该企业所有或为该企业的中外股东共同所有，但通常情形下，由于该部分知识产权源于外方股东且受到许可地域限制，为此，当公司或其中方股东拟进行境外投资且将在境外使用该知识产权的，务必获得外方的批准和同意。否则，不仅可能影响项目进程，而且可能导致项目失败。

自主知识产权即是企业能够享有知识产权的所有权包括占有权、使用权、收益权以及处分权。自主知识产权的获取方式有三种：（1）二次开发，是指企业根据技术许可引进相关知识产权并对该知识产权进行改进、变更而获得的知识产权；这是车企获得自主知识产权的最主要方式。（2）收购，是指企业通过收购其他公司的股权或直接购买其他公司的知识产权而获得相关知识产权；这是现今很多公司采取的方式。（3）自主创新，是指企业根据自身发展或市场需要进行独立研发并据此获得的知识产权。从现状来看，尽管中国车企在自主知识产权工作方面已取得较大进展，但由于大部分自主知识产权仍源于他人技术的消化、升级与改造，同时由于车辆制造涉及的知识产权范围极其广泛，为此在走出去过程中，很少有只使用自主知识产权的情形。换言之，即使拟只输出自主知识产权的，也务必甄别该些技术与他人技术之间的关系，也务必考虑该些技术是否能满足投资与生产的需要，并妥善做好相关安排。

二.  关于境外知识产权的取得问题

在清晰是否享有自主知识产权以及在明确相关非自主知识产权存在何种限制的前提下，中国企业如何取得东道国法律对这些知识产权权利的认可与保护，也是中国企业必须面临并解决的问题。

知识产权的地域性特征决定了依照中国法律取得的知识产权，原则上只有在中国境内是合法有效的，即相关知识产权在中国范围以外的地区可能不被承认、不被保护。得到东道国法律的确认是在该国范围内使用相关知识产权的前提。

以专利为例，国际社会对于专利的确认主要是通过三种申请方式以获得确认。普通申请，即申请人逐一向东道国相关主管部门递交专利申请。巴黎申请，即根据《巴黎公约》规定，在一个成员国提出专利申请可以享受自初次申请之日起的一定期限的优先权，即在该期限内申请人在其他成员国提出同样的申请，其后来申请的日期可视为首次申请的日期。PCT申请，即根据《专利合作条约》的规定，申请人只需要提交一件国际专利申请，即可在该条约的所有成员国同时要求对其专利进行保护。申请人有长达30个月的时间考虑是否希望该成员国家对其专利进行保护以及是否缴纳相关费用。中国也是《专利合作条约》的缔约国之一。

有关商标的注册申请既可以通过普通申请的方式即逐一申请的方式，也可以根据《马德里协定》向东道国申请的方式。采取后者方式的，商标权利人可因直接向其本国知识产权主管部门递交一份国际注册申请书而使得其商标能在马德里体系内的所有成员国获得保护。如果在规定的期限内，相关国家知识产权主管部门没有驳回对该商标的保护，则该商标相当于在每个成员国或组织直接申请注册。

上述知识产权的申请及取得，¹由于公告及异议等必经程序，即使不存在任何异议，均需耗费大量的时间，方能最终取得。遗憾的是，相当一部分中国公司直至准备进入东道国时，方才开始相关申请工作，这样的安排自然不能满足项目进度的需要，因而严重影响走出去的步伐。

三.  关于知识产权在境外的使用问题

中国企业携带知识产权“走出去”，鲜见以知识产权作为出资的，更多的是许可他人使用其商标或技术。而许可他人使用商标或技术时，往往会遇见以下重要问题。

1. 许可范围

知识产权许可根据许可性质分为普通许可、排他许可、独占许可。除非特殊情形，在走出去的知识产权许可中，普通许可及独占许可均为较少采取的许可方式，大多采取的方式为排他许可。

排他许可中经常面临的复杂问题是关于许可地域的限制问题，尤其是在相关产品的制造将进行国际采购、或者相关产品将从东道国进行出口的情形下，该问题更为突出。

此外，排他许可的相关约定通常也与东道国的反垄断法律可能发生关联。某些排他许可条款稍不注意，即可能与当地的反垄断法律或竞争法律相抵触。

再者，再许可也关乎许可范围，是否允许再许可也是重点考虑内容之一。许可范围的明确划分不仅关乎被许可知识产权的使用及归属问题，更与企业的自身发展和未来战略规划，尤其是企业的知识产权体系息息相关。

为此，许可范围不只是许可方式的选择问题，更是相关具体条款的约定将如何影响中国企业的投资效益及市场划定等等问题。在起草或修改许可协议时，律师应在充分了解客户意图的基础上，在既满足投资项目的需要，又确保符合企业知识产权战略的前提下，确定许可范围，从而准确表达客户的真实意思。

2. 许可与转让

在大多数国家的知识产权法规中，许可与转让是两个截然不同的概念。许可（License）是知识产权所有权的保留，而转让（Transfer）则是所有权的转移。但某些国家的知识产权法存在有别于其他国家的特殊规定。比如，对于非专利技术，只存在“转让”概念，而没有“许可”的概念。即非专利技术的所有人只能与合作方签署“技术转让协议”而不能签署“许可协议”。除此之外，非专利技术转让协议到期后，该非专利技术属于转让方与非转让方共同所有，并且转让方不得约束被转让使用该非专利技术。为保证知识产权的统一性与完整性，上述特殊的法律规定无疑成为中国公司在“走出去”的进程中面临的知识产权方面巨大障碍。也正因为如此，中国公司在进入“”沿线某些国家时，应慎重考虑技术交易模式，以避免部分国家的特殊法律规定可能带来的不利影响。

四.  关于知识产权保护问题

“”战略对中国企业筹划知识产权体系既是机遇也是挑战。一方面，企业欲在更广泛的国际市场抢占先机，不得不熟悉国际知识产权规则，这对企业而言是巨大的挑战；另一方面，国际市场又倒逼企业进行自主创新并加强自我保护，这对企业而言是巨大的机遇。因此，中国企业要想走好知识产权这步棋，必须做到增强自主创新能力；布局在前，树立权利申报意识；更重要的是要重视并打造知识产权战略体系。

1． 分清知识产权的权利范围

无论企业拥有何种知识产权，有必要对相关知识产权的权利内容或范围进行确认与划分，以充分理解并清晰自己所享有的权利。在对权利内容或范围进行确认与划分的过程，弥补相关权利缺陷，夯实相关权利基础，这是知识产权可以“走出去”的基本前提或必要步骤。

2． 树立权利申报意识 

知识产权已然成为拓展国际市场的重要或必备手段。为此，对于准备“走出去”的中国企业而言，在国外申请注册知识产权不应只是一种姿态，而是要将该知识产权在拟投资国家或地区、或潜在的全球市场进行必要的申请注册；同时，应了解相关国际条约基本的申请注册程序与内容，充分利用其中的相关规则，高效便利地进行知识产权布局。

市场未动，知识产权先行。树立申报意识，提前做好知识产权的获取准备工作并不是一个抽象的概念。以商标为例，企业在他国申请注册商标时，应考虑注册商标所包含的产品范围，除正在销售的产品类别，还应包含未来可能在当地市场销售的其他产品类别；此外，商标的申请，最好将文字和图形分开申请，以便扩大商标的保护范围。同时考虑到外国相关部门可能对汉字和拼音的不了解，最好在申请汉字或拼音商标时附上说明，从而既解释了商标的含义，可以有效防止他人恶意注册相类似的商标。

3． 重视及建设知识产权战略体系

为增强国际竞争、适应经济全球化，企业应建立以提高自主知识产权创新能力、促进知识产权成果实施、加强知识产权保护能力为目标的知识产权战略体系。

注：

1 中国企业可通过WIPO（世界知识产权组织）的体系提交知识产权的国际申请。但除WIPO体系之外，“”沿线各国专利机构也接收和办理国内申请。

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责编 | 高丽君

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